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請注意!超14000件商標申請被下發陳述理由令,你需要了解......
發布時間:2021-06-30

  The Authors :    

作    者:郑    露  华进律师事务所

              吴昊昊  华进商标事业部



 >>>  引 言圖片

圖片來源:USPTO官網

今年6月8日,美國專利商標局(USPTO)向中國深圳一家智慧財產權代理機構下發陳述理由令(Order To Show Cause)[1]基於其律師不具美國執業資格、代理商標申請時遞交虛假材料、代理行爲欺騙官方等理由,要求其在6月22日前答覆,以「自證清白」,否則將受制裁,其代理的14017件申請中的商標將被刪除
 
此事一出,IP界爲之震撼,這也給商標申請人敲響了警鐘:法律不可兒戲,專業的事情還是交給專業人士。


 >>>  「瑕可損瑜」

事實上,這已不是USPTO第一次向中國代理機構下發陳述理由令。

  • 2019年,USPTO共下發34條陳述理由令,對象全部爲涉嫌「遞交虛假材料、涉嫌欺騙官方」的中國申請人或代理機構。

  • 2020年,這一數字達到了驚人的533條,占全年總量的99% [2]


也許是這一現象震驚了美國相關部門,USPTO於今年1月發布研究報告《中國商標和專利:非市場因素對申請趨勢和智慧財產權制度的影響》[3]。USPTO認爲,商標註冊補貼、惡意搶注、防禦性申請等因素導致來自中國的商標申請驟增,對其商標審查和制度造成了一定的影響。

  • 美國是目前少數採用使用在先商標保護原則的國家之一,高度重視商標的實際使用,對於商標使用的要求貫穿商標權利生命周期的始終。USPTO對於商標註冊申請尤其是使用證據的審查也漸趨嚴格。


在魚龍混雜的「商標紅海」中,難免有非正規代理鋌而走險,以低價吸引潛在商標申請人,爲節約費用成本,在申請材料上弄虛作假,導致商標存在瑕疵,爲商標被撤銷及無效埋下隱患,既損害了商標申請人的權益,又擾亂了商標註冊秩序。

本次USPTO對存在「造假、欺騙」等瑕疵的商標重拳出擊,大有「殺一儆百」之態,商標審查,尤其是針對來自中國申請人和或中國代理機構的審查,必然更加嚴美國商標申請瑕疵有哪些類型、如何防範,筆者將在下文一一道來。


 >>>  美國商標申請瑕疵的主要類型

1. 虛假使用聲明

與中國不同,美國商標採用使用在先原則,這使得其商標制度設計與法律實務都將商標使用放在極爲重要的位置。無論註冊申請前、申請中還是後續的維護環節,對於商標使用的要求都貫穿始終。未實際使用的商標,無論使用證據造假出現在申請確權階段,還是註冊維護階段,一經發現,官方可依職權或應他人申請,給予申請人一次自證的機會,經查確屬造假的,該商標將不予註冊或予以撤銷,屆時該商標權將被視爲自始不存在。
 
基於已使用(1a:Use in commerce)爲基礎的註冊申請,申請官費最低、操作簡單、下證周期短,因此是虛假使用聲明泛濫的「重災區」。非正規代理申請的商標中超9成的造假均爲此類。

若商標未實際投入使用,申請人爲獲得商標權利而僞造商標使用證據,遞交虛假使用聲明,會爲商標權利的效力埋下「炸彈」。美國商標的申請文件和使用證據皆公示於官方資料庫,所有人可進入官網核查相關文書和證據。若商標阻礙了其他正常的在後商標申請,在後商標申請人即可進行調查分析,若該商標確有使用證據不實的瑕疵,可以「該商標欺騙官方」爲由向USPTO申請撤銷該商標。

2. 虛假他國商業聲明

若申請人暫無法提供商標使用證據,可選擇以他國註冊(44e:Foreign Registration)爲基礎申請商標,或轉換申請基礎爲(44e)。若中國申請人基於中國商標註冊爲基礎,在註冊階段僅需遞交商標註冊證即可,若基於其他國家/地區的商標註冊,除需遞交他國的註冊證外,還需遞交其在當地設有經營場所的商業聲明。

實踐中,因中國商標存量巨大,成功註冊一個商標變得越來越困難。爲加快美國商標獲權速度,中國申請人通常選擇中國以外的國家/地區作爲(44e)基礎進行轉換,若在中國以外的國家/地區沒有經營場所,則會鋌而走險出具虛假的他國商業聲明。此類虛假的商業聲明公示於官方資料庫,會給商標權利的穩定性埋下隱患。

 

相較提供虛假使用聲明,提供虛假商業聲明的情況較爲少見。大部分情況下,轉換他國註冊基礎是爲規避提供使用證據不能的替代方案,在轉換本國(在此可狹義理解爲中國)註冊也困難的情況下,中國申請人就會想到通過提供虛假商業聲明,連同真實的他國註冊證,利用這種「半真半假」的方式,來獲得美國商標證書。若官方抽查或他人舉報發現商業聲明爲假,商標註冊將被依法撤銷。

 
3. 商標申請範圍過廣

美國沒有類似國內的商品/服務羣組劃分,雖採用尼斯國際分類,但USPTO認爲尼斯國際分類的商品/服務描述僅能達到分類的作用,無法定義具體的性質、功能、銷售渠道、消費羣體等方面特點,因此往往要求申請人對描述較爲寬泛的商品/服務項目進行細化,實際審查也會結合商品/服務的所述方面而進行。故美國申請指定商品/服務需根據實際使用需求進行挑選。

(註:美國商標至今仍保留本國分類,但僅有協助審查的功能,在此不贅述)


中國採用申請在先原則,對於商標申請的審查不考慮使用情況,只會審查商標是否近似,商品/服務是否類似,不考慮使用場景。因而在實務中,國內商標申請往往會採取「主動+防禦」相結合的布局策略、儘可能多地指定商品/服務項目,以期覆蓋更多類別、更多羣組。不少申請人受國內商標申請習慣影響,在美國也申請遠超出實際使用需求的商品/服務項目,導致後續大量商品/服務難以提交使用證據、面臨商標撤銷風險。

 

同理,諸如國內45個類別及羣組全面覆蓋、三年滾動註冊、商標大量囤積等操作,若複製此種操作到美國,則沒有意義,因爲美國商標基於使用獲得權利,在申請時無法提供使用證據,則難以獲權;在註冊後未在全部指定商品/服務上使用商標,即使註冊未滿3年,他人也可針對未投入使用的商品/服務提起撤銷。此外,即使基於他國註冊獲權,若在註冊後5~6年期間無法提供使用證據,商標註冊也將失效。



 >>>  美國商標註冊需注意的事項

針對上述瑕疵與風險隱患,可從如下層面進行防範:

1. 重視使用

申請人在前期商標布局、註冊申請、後續維護、維權等各個環節均需重視商標使用,注意持續留存商標使用證據,防止商標被官方從註冊名單中剔除。

2. 按需註冊

在美國商標註冊及維護的各個環節,申請人均需遵守誠信原則,從實際使用需求出發選定商品/服務項目,避免證據造假、虛假聲明。防止類似國內防禦性指定商品/服務項目,導致後續無法提交使用證據,進而證據造假、陷入惡性循環。

3. 正規代理

申請人應委託正規的商標代理機構和有資質的美國律師辦理美國商標事務,不要盲目追求低價。美國商標申請官費爲250美元/類(規範商品/服務描述)或350美元/類(非規範商品/服務描述)。若總費用報價低於人民幣6000元就需要謹慎考慮了(僅供參考)
 
正規代理能根據申請人的實際需求提供針對性的建議及風險提示,可協助消除和防範商標申請及後續維護過程中的隱患和風險,「售前售後」保障充分。


 >>>  美國商標購買需注意的問題

根據亞馬遜品牌備案政策,跨境電商商家需持有美國商標主簿申請或註冊,方可在亞馬遜美國站備案品牌。部分商家爲儘快在亞馬遜上銷售商品,也會考慮直接購買第三方已註冊的美國商標。


那麼要如何評估商標的穩定性和有效性呢?


在這種情況下,應委託正規商標代理機構對意向購買的商標進行全面「體檢」或盡職調查,從以下方面對商標的相關信息進行充分核實:

 

1. 商標的樣式是否與意圖使用的樣式一致?

如否,則需在購買完成後,按自行選定的樣式重新申請註冊;

 

2. 商標指定註冊的具體類別和商品/服務是否完全符合需求?

如否,則需在購買完成後,按意圖經營的類別和商品/服務重新申請註冊;

 

3. 註冊商標的申請基礎,是否利用虛假的申請基礎獲得註冊?

例:提供的使用證據是否爲僞造的圖片?是否基於虛假他國商業聲明註冊?如是,則建議另行選擇;

 

4. 商標是否已在美國投入商業使用?聲明的首次使用時間是否真實?

如否,則需另行選擇。

 

意向購買方針對上述信息進行一一排查後,方可放心購買受讓。同時,正規代理機構也可提供商標估價、購買談判服務,以保障商家在購買前信息核實、購買中估價談判、購買後穩妥受讓等全過程不會出現法律和商業風險。



 >>>  結 語

爲保障自己的商標權益,有意在美註冊商標的申請人應理性看待美國商標申請,委託具備紮實的專業知識和實務經驗的正規代理機構,獲取前瞻性的服務建議和量身定製的服務方案,方可無後顧無憂。


最後,希望以上內容能夠對大家有所幫助,也歡迎業內同仁多多指點、交流。

  • 華進商標事業部吳曉佳、劉琴、王田對本文亦有貢獻。


  参考文献: 

[1] USPTO, 「ORDERTO SHOW CAUSE In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co.,Ltd.」, June 8, 2021,

//www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Show-Cause-order-In-re-Yusha-Zhang.pdf.

[2] USPTO, 「Ordersissued by the Commissioner for Trademarks,」 2021,

//www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks.

[3] USPTO, 「Trademarksand Patents in China: The Impact of Non-Market Factors on Filing Trends and IPSystems,」 January 13, 2021,

//www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf.


圖片

《世界商標評論》WTR1000上榜律師,國際商標協會法律法規專業委員會委員,歐洲商標權利人協會專家委員,美國智慧財產權法律協會委員,中華商標協會國際交流發展委員會副主任。專注於智慧財產權全鏈條獲權、確權、用權、維權法律業務,代理過大量商標爭議案件及訴訟案件,常年服務於國內外知名企業如華爲、碧桂園、韓國現代集團、英國戴森、美國Coach等。多次榮獲廣東省律師協會、廣州市律師協會「典型案例獎」、「業務成果獎」、「專業委優秀委員」等榮譽稱號。

 

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北京第二外國語大學韓國語學士,香港城市大學應用語言碩士。擁有近5年商標領域從業經驗,工作領域包含涉外商標註冊申請 、涉外商標相關法律事務、商標異議、商標駁回覆審、侵權風險分析、權利人背景調查、商標轉讓等,擅長智慧財產權法律保護,特別專注於涉外商標註冊、侵權風險分析、權利人背景調查。